088-2333334
Wat is een oppositieprocedure?

Met een oppositieprocedure kunnen oudere merken bezwaar maken tegen inschrijving van nieuwere merken. De betekenis van deze oppositieprocedure is dus eigenlijk de mogelijkheid van een merkhouder om het verkrijgen van merkenrechten voor een gelijkend teken tegen te houden.

Hoe werkt oppositie binnen het merkenrecht?

De oppositieprocedure kent 6 fases, te weten:

  1. Inroepen van rechten
  2. Beoordeling ontvankelijkheid
  3. Cooling off periode
  4. Opschorting procedure
  5. Oppositiegronden en argumenten
  6. Beslissing

Oppositie tegen een merk kan worden ingesteld door merkhouders. Op grond van artikel 2.14 lid 3 BVIE is het zonder merkregistratie niet mogelijk om oppositie tegen een merkdepot te starten. Alleen houders van oudere merken kunnen oppositie indienen op basis van het merkenrecht.

Overigens kan de houder van een merk zich op basis van artikel 2.23 lid 2 BVIE niet verzetten tegen een oudere handelsnaam. Om die reden is het belangrijk om naast het merkenregister ook het handelsnaamregister te checken.

De houder van een oudere handelsnaam kan zich dus verweren tegen het nieuwere merk. Sterker nog, hij kan op basis van artikel 6:162 BW – de onrechtmatige daad – zelf in actie komen tegen het nieuwe merkdepot.

Oppositieprocedure
Wanneer kun je een oppositieprocedure starten?

Het ingeroepen van rechten via de oppositieprocedure kan in de Benelux binnen twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het merkdepot. In de EU is die termijn drie maanden. Je kunt oppositie instellen tegen een merk dat:

  1. in rangorde na die van jou komt
  2. verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk

In de Benelux moet je dus een geregistreerd merk hebben, maar een ongeregistreerd algemeen bekend merk kan ook oppositie indienen. Binnen de Europese Unie geldt de regel dat ook een oudere handelsnaam met meer dan alleen plaatselijke betekenis dit recht heeft.

Daarnaast moeten we opmerken dat de licentiehouder van een merk dezelfde rechten heeft als hij daar toestemming voor heeft gekregen van de eigenaar van het merk. Ook kan de oppositie berusten op meerdere gronden.

Met betrekking tot harde deadlines is het heel belangrijk om te weten dat de oppositie pas is ingesteld als de verschuldigde taksen zijn betaald.

Hoe kun je oppositie indienen tegen een merkdepot?

Je kunt oppositie schriftelijk indienen bij het BOIP. Deze behandelt de oppositie binnen de redelijke termijn. Als het merk dat bezwaar maakt nog niet volledig is ingeschreven, wordt de procedure opgeschort.

Welke termijnen gelden bij oppositie binnen het merkenrecht?

Tijdens de registratieprocedure van een Benelux merk kennen we een oppositietermijn van twee maanden. Bij een Europees merk aangevraagd bij het EUIPO is dat drie maanden.

Wordt tijdig bezwaar gemaakt, dan is de eerste termijn de cooling off van twee maanden. Deze kan op verzoek worden verlengd en ook kan de procedure om de eerder genoemde redenen worden opgeschort. Het is dus niet te zeggen binnen welke termijn definitief een beslissing volgt.

Wat is de duur van de procedure?

Door de cooling off periode, mogelijke opschorting en andere geldende termijnen kan een oppositieprocedure met gemak een jaar duren. Bij gevallen waarin bezwaar wordt gemaakt door een merk dat zelf in een dergelijke procedure is beland, zal eerst op de uitspraak daarvan gewacht moeten worden. In extreme gevallen kan de procedure hierdoor jaren duren, maar dat is natuurlijk een uitzondering.

Heel vaak komt het namelijk niet eens tot de daadwerkelijk oppositieprocedure. Dit komt omdat merkhouders over het algemeen eerst een brief sturen naar de partij die in hun ogen inbreuk pleegt. Hierin wordt bijvoorbeeld geëist dat het nieuwe merk zijn depot intrekt, maar er kan ook ruimte voor onderhandeling zijn en worden aangestuurd op een overeenkomst zodat inschrijving toch kan plaatsvinden.

Fases oppositieprocedure merkregistratie

1. Inroepen van rechten

De procedure start altijd met het inroepen van rechten door de houder van een ouder merk. Dit kan dus een geregistreerd merk zijn, maar ook een ongeregistreerd algemeen bekend merk. In de Europese Unie kunnen oudere handelsnamen onder voorwaarden ook een procedure starten.

2. Beoordelen ontvankelijkheid

De ontvankelijkheid wordt beoordeeld door de betrokken instantie. Hierbij wordt gecontroleerd of de taksen zijn betaald, of het verzoek correct is ingediend en of de ingeroepen rechten geldig zijn. De taksen van het BOIP zijn opvallend genoeg een stuk hoger dan die van het EUIPO.

3. Cooling off periode

Voordat bezwaar wordt gemaakt proberen partijen vaak tot een oplossing te komen, maar ook als de procedure eenmaal loopt bestaat die mogelijkheid. Dit heet de cooling off periode. Dit is een periode van twee maanden waarbinnen je tot een gezamenlijke oplossing kunt proberen te komen. Deze termijn kan op verzoek van beide partijen worden verlengd.

4. Opschorting procedure

Lid 2 van artikel 2.16 BVIE geeft aan dat opschorten van de procedure mogelijk is als het oudere merk nog niet is ingeschreven of als het onverwijld is ingeschreven en het onderwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie.

Opschorting kan ook plaatsvinden als een andere partij nietigheid of vervallenverklaring vordert.

Dit geldt niet alleen voor het oudere teken, maar ook voor het betwiste merk. Daarnaast mogen partijen opschorting tezamen verzoeken en kan de procedure ook om andere passende redenen worden opgeschort. Welke dit zijn laat de wet in het midden.

5. Oppositiegronden en argumenten

Zodra de cooling off periode is afgelopen is het tijd om de argumenten in te dienen waarop het bezwaar is gebaseerd. Hiervoor heeft de opposant twee maanden. Als het betwiste merk deze oppositiegronden heeft ontvangen, krijgt deze twee maanden de tijd om zich te verweren.

6. Beslissing

Zodra het onderzoek is geëindigd neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Als de oppositie gegrond wordt verklaard, wordt inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Is het bezwaar niet gegrond, dan wordt de oppositie afgewezen. Het Bureau deelt de beslissing schriftelijk mede en vermeldt hierin ook het rechtsmiddel tegen die beslissing. De verliezende partij krijgt te maken met kostenveroordeling, dit zijn overigens nooit alle gemaakte kosten.

De beslissing is pas helemaal definitief als er voor partijen geen mogelijkheid meer bestaat om in beroep te gaan.

Wat kan je doen als de oppositietermijn is verlopen?

Als je te laat bent met het indienen van bezwaar tegen een merk en de oppositietermijn is verlopen, dan kan je alleen nog een doorhalingsprocedure of nietigheidsprocedure starten. Je hoeft hiervoor tegenwoordig niet meer naar de rechter, maar kunt de procedure beginnen bij het BOIP voor een Benelux-merk of OHIM voor een Europees merk.

Hoe kan je in beroep tegen de beslissing over de merkregistratie?

Het BOIP is geen partij om in beroep te gaan. Bij Benelux merken moet je in beroep gaan bij de rechter. In de EU kan dat bij het OHIM.

Wat zijn de kosten van een oppositieprocedure voor een merk?

De kosten van de oppositieprocedure worden in beginsel gedragen door de opposant. Deze moet immers de verschuldigde taksen betalen om ontvankelijk te kunnen worden verklaard. Als je geen gelijk krijgt, dan ben je deze kosten kwijt. Als je voor een deel gelijk krijgt, is het gebruikelijk dat beide partijen elk hun deel betalen.

Oppositie merkregistratie