Uitputting merkenrecht

Uitputting van een merk kan op veel manieren voorkomen en is vaak een stuk ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt.

Wat is uitputting van het merkenrecht?

De rechten van de houder zijn uitgeput voor de hele EU (en EER) wanneer authentieke goederen door de merkhouder met zijn toestemming op het gebied van een lidstaat op de markt worden gebracht. Dit komt voor uit het arrest Laserdisken en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Als we het artikel citeren, dan lezen we het volgende:

Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Sinds de zaak BMW/Deenik weten we dat uitputting van merkenrecht niet geldt voor diensten.

Wanneer is sprake van uitputting van een merkenrecht?

Een merkhouder kan zich op grond van zijn intellectuele eigendomsrechten verzetten tegen de invoer van goederen die door hemzelf buiten de EU en EER op de markt zijn gebracht tenzij hij zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze producten te importeren in de Europese Unie.

Daarnaast kan de merkhouder zich niet verzetten tegen goederen die hij zelf in het economisch verkeer van de Europese Unie heeft gebracht.

Wat kun je doen om uitputting van een merk te voorkomen?

Er kunnen voor een merkhouder gegronde redenen zijn op grond waarvan hij zich wil verzetten tegen voortdurende verkoop van zijn producten. We kennen hiervoor vier gronden, te weten:

wijziging of verslechtering van de producten
wijziging van de verpakking van de producten
afbreuk aan reputatie van het merk
ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen

Om te beoordelen of kan worden opgetreden moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken. In het Viking Gas arrest kreeg de merkhouder geen gelijk toen bleek dat een ander bedrijf stickers op hun gasflessen deed bij het navullen. Dit komt omdat Viking Gas de flessen verkocht en deze daarom niet meer hun eigendom waren. Gelukkig voor Heineken was dat anders in de zaak tegen OLM, Heineken bleef immers eigenaar van de flesjes bier en daarom mocht OLM de verpakking niet wijzigen door de eigen naam er op te zetten.

Daarnaast is ompakking maar in enkele situaties toegestaan. Deze uitzonderingen komen voort uit het arrest Boehringer en gelden bijvoorbeeld als ompakking noodzakelijk is voor toegang tot de markt, maar er mag dan geen schade worden toegebracht aan het origineel of de reputatie van de merkhouder. Vereist is wel dat de naam van de fabrikant en de ompakker worden vermeld.

Als een partij gereviseerde producten wil verkopen, dan kan de merkhouder zich daartegen verzetten als het originele merk zichtbaar is tenzij de verkoper van de refurbished producten er alles aan doet om te zorgen dat het publiek bekend is met het feit dat de producten zijn hersteld zonder toezicht of controle van de merkhouder.

Wanneer is sprake van communautaire uitputting binnen het merkenrecht?

Als een merkhouder zijn product in één lidstaat van de Europese Unie in het verkeer brengt, zijn de rechten uitgeput in de gehele EU en kan hij zich niet meer verzetten tegen verdere verhandeling dat product. Er is dan sprake van communautaire uitputting.