Wat is uitputting van het merkenrecht?
De rechten van de houder zijn uitgeput voor de hele EU (en EER) wanneer authentieke goederen door de merkhouder met zijn toestemming op het gebied van een lidstaat op de markt worden gebracht. Dit komt voor uit het arrest Laserdisken en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Als we het artikel citeren, dan lezen we het volgende:
Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
Sinds de zaak BMW/Deenik weten we dat uitputting van merkenrecht niet geldt voor diensten.
Wanneer is sprake van uitputting van een merkenrecht?
Daarnaast kan de merkhouder zich niet verzetten tegen goederen die hij zelf in het economisch verkeer van de Europese Unie heeft gebracht.
Wat kun je doen om uitputting van een merk te voorkomen?
- wijziging of verslechtering van de producten
- wijziging van de verpakking van de producten
- afbreuk aan reputatie van het merk
- ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen
Om te beoordelen of kan worden opgetreden moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken. In het Viking Gas arrest kreeg de merkhouder geen gelijk toen bleek dat een ander bedrijf stickers op hun gasflessen deed bij het navullen. Dit komt omdat Viking Gas de flessen verkocht en deze daarom niet meer hun eigendom waren. Gelukkig voor Heineken was dat anders in de zaak tegen OLM, Heineken bleef immers eigenaar van de flesjes bier en daarom mocht OLM de verpakking niet wijzigen door de eigen naam er op te zetten.
Daarnaast is ompakking maar in enkele situaties toegestaan. Deze uitzonderingen komen voort uit het arrest Boehringer en gelden bijvoorbeeld als ompakking noodzakelijk is voor toegang tot de markt, maar er mag dan geen schade worden toegebracht aan het origineel of de reputatie van de merkhouder. Vereist is wel dat de naam van de fabrikant en de ompakker worden vermeld.
Als een partij gereviseerde producten wil verkopen, dan kan de merkhouder zich daartegen verzetten als het originele merk zichtbaar is tenzij de verkoper van de refurbished producten er alles aan doet om te zorgen dat het publiek bekend is met het feit dat de producten zijn hersteld zonder toezicht of controle van de merkhouder.